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爱将知产社|闫永廉:损害商标质量保障功能的平行进口属商标侵权
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发布日期：2021-07-14

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来源：法治参考
作者：闫永廉　(作者单位:北京市东城区人民法院)

区别商品来源是商标最基本的功能，损害该种功能，造成商品来源的混淆误认则构成商标侵权。随着商品经济的发展，商标逐渐具备了保障产品质量、表明提供者信誉的功能。如果一个行为破坏了该项功能，贬损了商标的市场声誉和竞争优势，商标专用权人同样无法获取应有的商标利益，这一行为亦应认定为商标侵权。在承认商标权利国际用尽的情况下，平行进口并未损害商标的识别来源功能，不会因此被认定为商标侵权，但是如果其损害了商标的产品质量保障功能，则仍然可能构成商标侵权。

基本案情

案外人美国吉力贝糖果公司(Jelly Belly Candy Company，以下简称吉力贝公司)是一家享誉全球的糖果生产、销售商，其生产的糖果在美国和全球深受消费者喜爱，“Jelly Belly”商标自上世纪八十年代开始使用，取得了巨大的市场声誉。吉力贝公司在上世纪九十年代末开始进入中国市场，并在第30类糖果及相关产品上注册了“Jelly Belly”和“吉力贝”商标。

原告吉励贝食品(上海)有限公司(以下简称吉励贝公司)为吉力贝公司在华投资设立的公司，根据双方之间的商标许可合同，原告为“Jelly Belly”和“吉力贝”注册商标(以下简称涉案权利商标)在国内的合法使用人，且有权以自身名义对商标侵权行为提起维权诉讼。被告A公司及B公进口、销售了吉力贝公司在美国生产、销售的涉案糖果产品，并在商品上贴附了“吉力贝”商标。涉案产品是按照美国食品标准生产的，该商品包含有食品添加剂双乙酸钠。根据我国《食品安全国家标准-食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)的规定，双乙酸钠不得使用在糖果、巧克力等食品中。

原告认为二被告擅自进口、销售上述涉案商品，极有可能引起国内消费者对“Jelly Belly”和“吉力贝”糖果食品安全方面的担忧，导致吉力贝公司及原告存在遭受食品监管部门处罚的风险，并损害了商标的质量保障功能，侵犯了吉力贝公司及原告的注册商标专用权;同时，二被告在涉案商品上使用“吉力贝”商标，亦侵犯了吉力贝公司及原告的商标专用权。二被告应当承担停止侵权、赔偿经济损失的侵权责任。

裁判结果

法院经审理认为：商标在具有识别商品来源功能的基础上，亦具有了保障商品质量和表明商品提供者信誉的作用。对于上述功能和作用的损害，均可能构成商标侵权。本案中，被控侵权商品上确实使用了与涉案权利商标外观基本相同的“Jelly Belly”椭圆标识，及“吉力贝”中文字样。但是，该批次商品具有相应的报关进口手续，原告亦认可其为权利商标注册人吉力贝公司的正品商品，故在涉案商品上无论使用其本身印制的“Jelly Belly”椭圆标识，或是后续贴附的“吉力贝”中文字样，均是指向其真正的权利人，不会引起商品来源的混淆，并未损害权利商标区分商品来源的功能。

《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项规定，禁止生产经营超范围、超限量使用食品添加剂的食品。根据查明事实，涉案商品并不属于我国食品安全标准所规定的食品添加剂双乙酸钠允许添加的食品种类。故根据该标准规定，涉案商品属于超范围使用食品添加剂的食品。其虽为进口食品，在我国仍应遵守上述法律规定。在我国境内进口、销售涉案商品已属违法，且可能存在食品安全隐患，破坏了权利商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对注册人的商标专用权已造成损害。二被告进口、销售涉案商品的行为侵犯了涉案权利商标的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿经济损失的民事责任。

本案一审判决后，原、被告双方均未提起上诉，现已生效。

评析意见

一、商标功能的实现与商标侵权的认定

商标专用权形式上表现为商标权人对于特定商标标识的控制权，但其实质是保障商标权人独占享有商标所附着的商业信誉和竞争优势等利益，而并非标识内容本身。从逻辑关系上看，其保障的关键在于“独占性”和“利益性”两个方面。实现对这两方面的保障，商标专用权至少应当辐射到两个层面，一个层面就是赋予商标权人对于商标的独占使用权及与之相应的禁用权，因为如果不能独占使用商标，那么独占享有商标上附着的利益就无从谈起;另一层面就是赋予商标权人保持其商标的市场声誉及竞争优势不受贬损的权利，因为如果商标附着的商业信誉和竞争优势本身受到贬损，即使商标权人能够独占使用，也无法获得其应有的商标利益，独占使用也就丧失了意义。可见商标专用权包含的上述两个层面，均与商标本身的功能实现息息相关。

识别商品来源是商标最基本的和首要的功能，商标专用权的上述第一个层面直接保障的正是识别商品来源功能，因为保证了商标权人对于商标的独占使用，也就保证了通过该商标可以准确的识别商品来源于商标权人而非他人。相反，当某一行为破坏了商标的识别来源功能，使得商品来源发生混淆误认时，商标权人显然无法享有该商标所附着的商业信誉和竞争优势，法律就会认定该行为构成对商标专用权的侵害。

随着商品经济的发展，消费者渐渐开始相信，使用特定商标的商品或服务就会具有相应的质量，而不再关注商品或服务直接的生产者和提供者究竟是谁。也就是说，在标识来源之外，商标具备了保障商品质量和表明提供者信誉的功能。这种功能就属商标专用权上述第二个层面的保护范围，在商标随着经济发展已经实际发挥质量保障功能，且其价值和意义日渐凸显的情况下，对该种功能的维护必然要置于商标侵权认定的视野范围之内。也就是说，损害商标的识别来源功能，导致商品来源混淆误认当然属于商标侵权，而贬损商标的商业信誉，破坏商标的质量保障功能，同样应认定为对商标专用权的侵害，唯其如此，对于商标权人的商标利益保护才能周延。商标法第五十七条第七项的规定，为规制该种行为提供了现行法上的依据和可能。

二、商标权利用尽理论和平行进口侵权问题

平行进口是指未经商标权人授权的进口商，将由商标权人自己或经其同意在某一国家和地区投放市场的商品，向商标权人或独占被许可人另行注册和持有商标的其他国家和地区的进口，因其与商标权人许可的进口并列，故被称为平行进口。本案中，二被告未经吉力贝公司及原告许可，将吉力贝公司在美国生产、销售的涉案糖果商品进口并在我国销售，即属于平行进口。

判断平行进口是否构成商标侵权，首先涉及到一个商标权利用尽的问题。商标权利用尽指的是使用特定商标的商品如经包括商标注册人和被许可人在内的商标权主体以合法的方式销售或转让后，商标权主体对该特定商品上的商标权即告用尽，无权禁止他人在市场上再行销售或直接使用该商品。该理论得到全世界大多数国家明示或默示的接受，尤其是对于国内贸易，各国已经普遍予以遵循。

比起国内贸易，国际贸易中的商标权利用尽问题更为复杂，主要是因为商品流通国际性与商标权地域性之间的冲突。商标权的地域性决定了在一国获得保护的商标权，其法律效力仅延及该国领域以内，对于领域外的其他国家和地区并不具有法律效力，在理论层面上，即使对于外观相同的一个标识，商标权人在不同国家享有的也是依各国商标法独立产生的多个商标权。那么，在商品国际流通的过程中，商标权人在其商品的初次投放国的销售行为，在其本国产生权利用尽的后果毋庸置疑，但是否会当然带来其在平行进口国商标权的权利用尽?对此国际条约没有明确规定，世界各国亦尚未达成普遍共识，均是基于自身法律政策和社会治理的需要而确定的。

在目前经济全球化的历史背景之下，我们认为，认可商标权利国际用尽，既符合商标标识来源的基本功能，也更有利于促进对外贸易发展，增进消费者价格福利。遵循商标权利国际用尽，即承认商标权人在国外市场初次销售商品时即用尽了其国际范围内的商标权，那么平行进口系对于正品的正常转售行为，并不会引起商品来源的混淆误认，也就是说，基于识别商品来源功能的考察，平行进口不会被认定为商标侵权。但是，如前所述，对于商标侵权的认定，还应当从质量保障功能角度进行考察。那么，如果损害了商标的该项功能，平行进口行为仍然可能被认定构成商标侵权。

三、本案相关问题的认定

本案中，从商标的识别来源功能层面来看，二被告进口、销售涉案糖果商品虽未获得吉力贝公司及原告的授权许可，但涉案商品系吉力贝公司投放市场的正品糖果，被告使用的“Jelly Belly”和“吉力贝”商标均指向真正的来源，并没有损害商标识别来源的功能，未引起商品来源的混淆。但是，从商标的质量保障功能层面来看，涉案商品违反我国食品安全标准，进口销售已属违法，且存在食品安全隐患，该等商品可能受到执法机关查处的风险以及在消费者中引起的负面评价，均会通过权利商标投射到吉力贝公司及原告，故二被告行为仍构成对吉力贝公司及原告商标专用权的侵害，应承担相应的侵权责任。